T. C. ANKARA 5.

FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/395 Esas - 2024/269

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Davacı vekili 05/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin sektörünün öncü firmalarından olduğunu, tescilli seri markalarının ayırt edici unsuru olan ... ibaresini ticari faaliyetlerini sürdürdüğü sektörde 1986 yılından bu yana yaygın ve etkin bir şekilde kullanarak nihai tüketici nezdinde maruf ve meşhur hale getirdiğini, “...” ibaresinin ... tarafından ... kod numarası ile tanınmış marka statüsünde tescil edildiğini, davacının ... numaralı markaların sahibi olduğunu, böylece müvekkilinin 1986 yılından bu yana “...” esas unsurlu markaları ile ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, dava konusu ... kod numaralı “...” ibareli markanın da bu markalardan bir tanesi olduğunu, ... başvuru numaralı “...” ibareli marka başvurusuna davalı firma tarafından itiraz edildiğini ve davalı Kurum tarafından bu itiraz kabul edilerek başvurunun reddine karar verildiğini, bu karara karşı itiraz edildiğini ve bu itiraz üzerine ... tarafından itirazın reddine karar verildiğini, söz konusu ... kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının uzun yıllardır kesintisiz bir şekilde kullanageldiği, tescilli markalarının ve ticaret ünvanının esas unsuru olan “...” ibaresi bakımından tek ve gerçek hak sahibinin davacı müvekkili olduğunu, müvekkilinin yoğun maddi manevi yatırımlar yapmak sureti ile nihai tüketici nezdinde tanınır hale getirebilmiş olduğu markası bakımından seri marka niteliğindeki dava konusu markanın reddi kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia ederek 09.08.2023 tarihli ve ... sayılı ... kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili 08/09/2023 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davacı şirketin başvuru markasının "..." ibaresinden, başvurunun reddine mesnet markanın ise "..." ibaresinden oluştuğunu, markaların genel görünümlerinin ve bir bütün olarak bakıldığında görsel, işitsel ve kavramsal olarak ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırma ihtimaline neden olacak şekilde benzerliğe sahip olduğunu, gerek başvuru markasında gerekse redde mesnet markada asıl, marka algılaması yaratan baskın unsurun "..." ibaresi olduğunu, başvuru markasında ayırt ediciliğe katkı sağlayabilecek derecede farklı/güçlü unsurların da mevcut olmadığını, anılan markanın, redde mesnet işaretin bir başka biçimi veya serisi yahut uzantısı olarak algılanmasına sebebiyet vereceğini, başvuru ile itiraza dayanak markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali dâhil, karıştırılma ihtimaline yol açacak düzeyde benzerlik bulunduğunu, başvuru markasının kapsamındaki mal/hizmetlerin kısmi redde mesnet markanın kapsamında bulunan mal/hizmetlerle aynı/benzer nitelikte olduğunu, dolayısıyla söz konusu markalar bakımından SMK md 6/1 deki karıştırma ihtimaline ilişkin koşulların gerçekleştiğini, dolayısıyla verilen kurum kararının yerinde olduğunu iddia ederek; davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... ... San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili 11/09/2023 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Dava konusu başvuruya karşı ...’e sunmuş oldukları dilekçe içeriğini aynen tekrar ettiğini, açılan davanın haksız, usul ve yasaya aykırı olduğundan reddi gerektiğini iddia ederek; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

UYUŞMAZLIK: Dava, 5000 sayılı .... Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan ... Kararının İptali istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı ... kararının hukuka uygun olup olmadığı, davacıya ait ... sayılı "..." ibareli marka başvurusu ile davalı şirkete ait redde mesnet ... sayılı marka arasında ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma tehlikesi bulunup bulunmadığı, davacının müktesep hakkının bulunup bulunmadığı, davacı yanın gerçek hak sahipliği, ticaret ünvanı, tanınmışlık iddialarının nispi tescil engelini bertaraf etme kabiliyetlerinin bulunup bulunmadığı hususlarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyası ile alâkalı kayıtlar getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, bilirkişi heyetinden özel veya teknik hususlara ilişkin rapor alınmış, 06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.

İşlem dosyasının tetkikinde; davacı şirketin "..." ibareli 03.03.2021 tarihinde gerçekleştirdiği ... sayılı marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında 27.08.2021 tarih ve 379 sayılı Bülten’de ilan edildiği, söz konusu ilana karşı davalı yanın 09.10.2021 tarihinde SMK m.6/1, m.6/3 ve m.6/9 hükümleri kapsamında ... sayılı markaları mesnet göstererek yayına itirazda bulunduğu, davacı yanın 14.01.2022 tarihli itiraza karşı görüş dilekçesi sunduğu, dilekçesinde .... sayılı markalara ilişkin olarak kullanmama def'i ileri sürdüğü, davalı yanın 04.03.2022 tarihli marka kullanım ispat formu ibraz ettiği, yayına yapılan itirazın ...'nca kabul edilerek marka tescil başvurusunun reddine karar verildiği, redde mesnet olarak SMK m.6/1 hükmü ve ... sayılı markanın gösterildiği, bu karara karşı davacı şirket tarafından 29.09.2022 tarihinde itirazda bulunulduğu, davalı şirketin 05.11.2022 tarihli itiraza karşı görüş dilekçesi sunduğu, yapılan itirazı değerlendiren .... 'nun ... sayılı ... kararı ile itirazın ve başvurunun reddine karar verdiği, bu kararın davacı marka vekiline 15.08.2023 tarihinde tebliğ edildiği, iki aylık hak düşürücü süre içinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmıştır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6.maddesinin 1.fıkrasına göre; Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

Karıştırma ihtimali, ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Bu durum, bir mal veya hizmetin alıcısının bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını ya da hizmetini alma ihtimali biçiminde tanımlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali, iltibas kavramından daha geniş bir kavram olup, doğrudan ve dolaylı karıştırılma ihtimali olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma göre eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet, başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyorsa doğrudan karıştırılma ihtimali söz konusudur. Buna karşın, eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırt ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik veya idari bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırılma ihtimalinden söz edilir.

Karıştırılma ihtimalinden bahsedilebilmesi için öncelikle önceki ve sonraki markalar arasındaki mal veya hizmet sınıflarının aynı ya da benzer olması gerekir. Mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde, karşılaştırılacak mal veya hizmetlerin benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı, aralarında hammadde-yarı mamül-mamül ürün ilişkisi bulunup bulunmadığı, birbirleri yerine ikame ya da tamamlayıcı ürün ya da hizmet olup olmadıkları, dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, marketlerde aynı reyon ya da raflarda satılıp satılmadıkları, aynı toptancılarda satılıp satılmadıkları gibi kriterler göz önünde tutulmalıdır. Sınıfsal benzerlik karşılaştırmasında gerek Nice sınıflandırması gerekse de ... tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğleri mahkemeler bakımından bağlayıcı değildir. Somut olayın özelliklerine göre ... tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğinde farklı sınıflarda yer almalarına rağmen ilgili alıcısı nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ürün ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmet sınıflarının benzer olarak değerlendirilmesi de mümkündür.

Karıştırılma ihtimali bakımından sınıfsal benzerliğin söz konusu olması halinde önceki ve sonraki markanın aynı ya da benzer olup olmadıklarının incelenmesi gerekir. Markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenirken markayı oluşturan her bir unsura göre değil, bir bütün olarak karşılaştırılan markaların bıraktığı genel, global izlenim, markaların bütünü ile bıraktığı etki dikkate alınacaktır. Markalarda eğer tanımlayıcı unsurlar var ise bu unsurlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Global değerlendirmeye göre, karşılaştırılan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelenirken, ilgili alıcısı nezdinde bıraktıkları genel intibaya göre markaların benzer olup olmadığı, markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı, ortalama alıcısının algısının ve satın alma kararı verirken göstereceği özen ve dikkat derecesinin ne olduğu, markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin söz konusu olup olmadığı gibi hususlar incelenerek değerlendirme yapılmalıdır. Bu şekilde inceleme yapılırken, markanın toplumda ne kadar tanındığı, markaların ayırt edici unsurlarının neler olduğu, markanın hitap ettiği ürün ya da hizmetin tüketici kitlesinin kimler olduğu, bu kitlenin satın alma sürecinde göstermeleri beklenen dikkat ve algılama düzeyinin ne olduğu, mal veya hizmetin niteliğinin ve fiyatının ne olduğu, markanın ne kadar özgün, ayırt edici ya da tanımlayıcı olduğu, seri marka algılamasına yol açıp açmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Belirtilen açıklamalar ışığında, tarafların iddia ve savunmaları, marka işlem dosyası, redde mesnet marka, hukuki nitelendirme hali hariç olmak üzere maddi vakıalara ilişkin tespitler barındıran bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; Dava konusu marka başvurusundan çıkartılan ve iş bu davaya konu olan 30.sınıftaki emtialar ile redde mesnet marka kapsamında yer alan 30.sınıftaki emtialar aynıdır. Dava konusu marka başvurusu incelendiğinde; "..." ibaresinden oluştuğu, redde mesnet marka incelendiğinde; "..." ibaresinden oluştuğu tespit edilmiştir.

Taraf markaları global olarak karşılaştırıldığında; markaların kapsamlarında yer alan emtiaların aynı veya aynı tür olduğu, emtialar arasında benzerlik düzeyinin artmış olması halinde markalar arasındaki iltibas tehlikesinin bertaraf edilmesi için markaları oluşturan işaretler arasındaki farklılık derecesinin artmış olmasının gerekeceği (....), somut olayda da; karşılaştırılan markaların kapsamlarındaki emtiaların aynı/aynı tür olması nedeniyle ilgili tüketici kesimi nezdinde ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma tehlikesinin bertaraf edilmesi için markaları oluşturan işaretler arasındaki farklılık derecesinin artması gerektiği, ancak gerek başvuru markasında, gerekse redde mesnet markada esaslı unsurun ".../..." sözcükleri üzerinde toplandığı, "..." ve "..." sözcüklerinin markasal ayırt ediciliklerinin bulunmadığı, redde mesnet markada yer alan "..." ibaresinin "..." ibarelerinin baş harflerine atıfta bulunması nedeniyle logo mahiyetinde olduğu, buna göre, daha önce redde mesnet markayı gören, işiten, bu markalı emtialardan yararlanan makul derecede bilgili, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama tüketici kesiminin daha sonra başvuru markası ile karşılaştığında, davaya konu emtialardan faydalanmak için ayıracağı sınırlı süre içerisinde, bu markayı redde mesnet marka ile ilişkilendireceği, markaların aynı ticari kökenden geldiği hususunda yanılsamaya düşeceği, bir kısım tüketici kesiminin markaların farklı ticari kökenleri işaret ettiğini algılaması ihtimalinde dahi bu kez marka sahipleri arasında idari veya ekonomik bir bağlantı bulunduğu yönünde kafa karışıklığı yaşayacağı, dolayısıyla karşılaştırılan markalar arasında ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma tehlikesi bulunduğu kanaatine varılmıştır. Davacı yan önceki tarihli tescilli markalarından kaynaklı olarak müktesep hak iddiasında bulunduğundan bu husus aşağıdaki şekilde irdelenmiştir: .....’nin 19.09.2008 tarih ve ..... sayılı “...” kararında kazanılmış hak teşkil eden önceki markaların tespiti yönünden bazı kıstaslar getirmiştir. .... Dairesinin 19.09.2008 tarihli ve .... Sayılı kararına göre; Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. Bu tür markalar niteliği itibariyle 556 sayılı KHK'nın 55. maddesinde tanımlanan ortak markalara benzemekle birlikte; seri markalar, ortak markalarda mevcut olan bir grupta yer alan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesi fonksiyonu, teknik yönetmelik gibi özelliklere sahip olması gerekmeyen ve esasen ortak asli unsuru taşımakla birlikte her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır. Bu karar içeriğinden de anlaşılabileceği üzere müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır. Bunlar: • müktesep hak iddia edilen marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması ve eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması, • markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması, • dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olması.

Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder. Hemen belirtmek gerekir ki; yukarıdaki şartlar sağlansa bile, sonraki tarihli marka başvurusu, itiraza mesnet markaya yakınlaşma ve bu yolla haksız yararlanma tehlikesi oluşturmamalıdır. Burada irdelenmesi gereken husus; marka olarak seçilen işaretin önceki tarihli kök seri markaların yenilenmesi suretiyle mi oluşturulduğu, yoksa itiraza mesnet markalar ile yakınlaşarak onunla iltibas tehlikesi doğurma tehlikesi oluşturacak şekilde mi mizanpajının yapıldığıdır. Daha ilk bakışta başvurunun kök markanın değil de, itiraza mesnet markanın yeni düzenlenmiş bir versiyonu olduğu yönünde ortalama tüketici nezdinde izlenim doğuyorsa, önceki kök markalardan kaynaklı müktesep hak şartlarının doğduğundan söz edilemez. Bu itibarla seri marka olarak tescili talep edilen işaret, kök markadan esaslı farklılıklar göstermemeli ve seri marka seçilirken itiraza mesnet markaya yakınlaşacak font, renk, mizanpaj değişikliklerinden kaçınılmalıdır. (...)

Müktesep hak iddiası bakımından hemen belirtmek gerekir ki; önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkması hali tek başına müktesep hak şartlarının doğumunu sağlamaz. Önceki tarihli markanın başvuruya konu emtialar bakımından aynı zamanda fiili olarak kullanıldığının da ispatlanması gerekir. Zira, müktesep hak müessesesinin kabul edilmesinin amacı, önceki tarihli markanın uzunca süredir kullanımı nedeniyle ilgili tüketici kesiminde oluşan imajın, sonraki tarihli marka başvurusuna sirayet etmesini sağlamaktır. Bu nedenledir ki, fiilen kullanılmayan önceki tarihli markanın ilgili tüketici kesiminde bir imaj duygusu oluşturduğundan söz edilemez. Olmayan imajın yenilenen yeni bir marka başvurusuna aktarımı da dolayısıyla söz konusu olamaz. Müktesep hak şartları bakımından yukarıda ifade ettiğimiz görüşü destekler nitelikte, .... Dairesi'nin 06/01/2020 tarih ... sayılı kararında, önceki markanın fiilen kullanılmasını, müktesep hakkın doğumu bakımından gerekli görmüştür. Somut olayda yapılan incelemede; dava konusu marka tescil başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıldır tescilli olan, dolayısıyla potansiyel hükümsüzlük tehdidi altında bulunmayan markalar; .... sayılı markalardır.

Davacının “...” esas unsurlu markalar üzerinde müktesep hakkı olduğunu kanıtlamak ve markasal kullanımı göstermek amacıyla, “...” markalı ürünlerine ilişkin tanıtım ve katalog örnekleri sunmuştur. İş bu kullanım belgeleri incelendiğinde, “...” ibareli markanın özellikle bilirkişi raporunda görseline yer verilen logo ile kullanılmak suretiyle 30. Sınıf altındaki “Makarnalar, mantılar, erişteler” için uzun süredir kullanıldığı kanaatine ulaşılmıştır.

Davacı yanın logolu "..." ibareli “Makarnalar, mantılar, erişteler” emtiaları üzerindeki kullanımı; .... sayılı markaların ayırt edici karakterlerinin değiştirilmeksizin kullanımı mahiyetinde olup, “Makarnalar, mantılar, erişteler” emtiaları ... sayılı marka kapsamında, "Makarna" emtiası ... sayılı marka kapsamında tescillidir.

Dava konusu "..." ibareli marka başvurusunun, davacıya ait önceki tarihli ... sayılı markaların esaslı unsurunu oluşturan "..." ibaresinin asli unsuru korunarak oluşturulduğu, davacıya ait önceki tarihli bu markaların, davaya konu marka başvuru tarihi itibariyle potansiyel hükümsüzlük tehdidi altında bulunmadıkları, en az 5 yıldan bu yana tescilli oldukları, kapsamlarında yer alan “Makarnalar, mantılar, erişteler” emtiaları üzerinde kullanıldıkları, başvuru markasının redde mesnet markaya yanaşma oluşturacak şekilde mizanpajının bulunmadığı, başka bir deyişle, başvurusu markasının redde mesnet markadan daha çok davacıya ait önceki tarihli markaları anımsattığı, bu nedenle başvuru markasından çıkartılan “Makarnalar, mantılar, erişteler” emtiaları bakımından davaya konu marka başvurusunun, önceki tarihli belirtilen markalardan kaynaklı olarak müktesep hakkının bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Davacı vekili her ne kadar gerçek hak sahipliği, önceki tarihli ticaret ünvanı, tanınmışlık iddialarını ileri sürse de, bu hususlar somut olayda davalı kurumun SMK m.6/1 hükmü uyarınca tespit ettiği nispi tescil engelini bertaraf edecek kabiliyette değildir. Davacı yanın bu iddiaları, redde mesnet markanın hükümsüzlüğü davasında veya redde mesnet marka başvurusunun tescili aşamasında itiraz veya hükümsüzlük sebebi olarak ileri sürülebilirse de, somut olaydaki gibi dava konusu marka başvurusu bakımından davalı ...'in SMK m.6/1 hükmü uyarınca redde mesnet markayı baz alarak yaptığı değerlendirmede bu hususları değerlendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yukarıda izah edilen gerekçelerle; davanın kısmen kabulü ile; “Makarnalar, mantılar, erişteler” emtiaları bakımından ... sayılı ... kararının iptaline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.